３．２．２　第２次審決の争点

　無効審決が取り消されたため、特許庁は、無効審判（無効2011-80018）の審理を再開しました。

　この際、被請求人は、請求項１，５を補正しました。また、請求項２－４，６－１２を削除しました。項番号が順次繰り上がり、補正後の請求項は請求項１，２だけとなります。補正後の請求項１，２は以下になります（併せて、「本件訂正１」と称する場合がある）。

”【請求項１】ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための局所用途可能な、点眼剤として調整された眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤であって、治療的有効量の11-（３－ジメチルアミノプロピリデン）－6,11-ジヒドロジベンズ[b,e]オキセピン-２－酢酸またはその薬学的に受容可能な塩を含有する、ヒト結膜肥満細胞安定化剤。”

”【請求項２】ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための局所用途可能な眼科用組成物であって、治療的有効量の11-（３－ジメチルアミノプロピリデン）－6,11-ジヒドロジベンズ[b,e]オキセピン-２－酢酸またはその薬学的に受容可能な塩を含有し、前記11-（３－ジメチルアミノプロピリデン）－6,11-ジヒドロジベンズ[b,e]オキセピン-２－酢酸が、（Z)－11-（３－ジメチルアミノプロピリデン）－6,11-ジヒドロジベンズ[b,e]オキセピン-２－酢酸であり、（E)11-（３－ジメチルアミノプロピリデン）－6,11-ジヒドロジベンズ[b,e]オキセピン-２－酢酸を実質的に含まない、ヒト結膜肥満細胞安定化効果を奏する組成物。”

　請求項１では、「組成物」を「ヒト結膜肥満安定化剤」、「眼科用組成物」を「点眼剤として調整された眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤」とそれぞれ補正し、請求項２では、従属請求項を独立請求項に補正しています。

　第２次審決において、特許庁は、「甲１にはKW-4679、すなわち、化合物AのZ体の塩酸塩は、結膜からヒスタミン遊離を阻害する作用を有さないものとして記載されているというべきである。...。したがって、甲１には、化合物Aが「ヒト結膜肥満細胞安定化」を示すものであることは記載されていない。」として、訂正後の本件発明については、「無効にすべきものであるとはいえない。」と判断し、訂正を認容した上で、審判請求不成立の審決（進歩性あり）を出しました。

　「結膜」は、瞼と目との間で、目を覆っている部分です。また、「肥満細胞」は、ヒスタミンなど、アレルギー性疾患の原因となる因子を閉じ込めている細胞です。あることをトリガーに、「肥満細胞」から「ヒスタミン」が出ていき（＝「遊離し」）、「ヒスタミン」が受容体に埋め込まれると、アレルギーが発生する、というのがアレルギーの原理のようです。「ヒト結膜肥満細胞安定化」は、「ヒト」の「結膜」にある「肥満細胞」からヒスタミンの遊離を阻害する（＝「安定化」）、という意味です。

　特許庁は、甲１には、本願発明に類似した構成でさえ、「ヒト結膜肥満細胞安定化」という効果は記載されていないのだから、本願発明の効果である「ヒト結膜肥満安定化」は甲１からは得られない、したがって、本件発明には進歩性がある、と判断しているものと考えます。

　この審決に対して、無効審判の請求人は審決取消訴訟を知財高裁に提起しました。

　知財高裁は、「甲１を主引例とする進歩性欠如の原告主張の無効理由２は理由がないとして本件審決の判断は誤りである。」として、特許庁と全く反対の結論（進歩性無し）を出しました。その理由は、以下です。

　”甲１に接した当業者は，甲１には，KW－4679がヒト結膜肥満細胞にどのように作用するかは，記載はないものの，甲１記載のアレルギー性結膜炎を抑制するためのKW－4679を含有する点眼剤をヒトによるアレルギー性眼疾患の点眼剤として適用することを試みる動機付けがあると認められる。”

　”そして，本件特許の優先日当時，ヒトのアレルギー性結膜炎を抑制する薬剤の研究及び開発において，当該薬剤における肥満細胞から産生・遊離されるヒスタミンなどの各種の化学伝達物質（ケミカルメディエーター）に対する拮抗作用とそれらの化学伝達物質の肥満細胞から遊離抑制作用の二つの作用を確認することが一般的に行われていた。...　当業者は，...，KW－4679が上記二つの作用を有するかどうかの確認を当然に検討するものといえる。”

　”そうすると，甲１及び甲４に接した当業者において，甲１記載のアレルギー性結膜炎を抑制するためのKW-4679を含有する点眼剤をヒトにおけるアレルギー性眼疾患の点眼剤として適用することを試みるに当たり，KW-4679がヒト結膜の肥満細胞から産生・遊離されるヒスタミンなどに対する拮抗作用を有するかどうかを確認するとともに，ヒト結膜の肥満細胞からヒスタミン遊離抑制作用を有するかどうかを確認する動機付けがあるものと認められる。”

　”以上によれば，甲１及び甲４に接した当業者は，甲１記載のアレルギー性結膜炎を抑制するためのKW-4679を含有する点眼剤をヒトにおけるアレルギー性眼疾患の点眼剤といて適用することを試みる動機付けがあり，その適用を試みる際に，...，KW-4679についてヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制作用（「ヒト結膜肥満細胞安定化」作用）を有することを確認し，「ヒト結膜肥満細胞安定化剤」の用途に適用することを容易に想到することができたと認められる。」

　甲４は、特開昭６３－１０７８４号公報（公開公報）です。

　知財高裁は、ヒトのアレルギー性結膜炎を抑制する薬剤の研究開発現場においては、肥満細胞からヒスタミンの遊離抑制作用を確認することが一般的に行われていたことから、当業者であれば、このような常識と、甲１及び甲４とから、「ヒト結膜肥満細胞安定化」という本願発明の効果を確認することができる、と判示しました。

　どちらかといえば、特許庁は、甲１の記載そのものから、「ヒト結膜肥満細胞安定化」という本願効果は得られない（進歩性あり）と判断し、知財高裁は、もっと一般的な研究開発の現場の状況から、「ヒト結膜肥満細胞安定化」の効果は得られる（進歩性なし）と判断しているようです。

　無効審判の被請求人は、最高裁に上告しました。しかし、最高裁は、上告不受理決定を出しました。本件訂正１による訂正後の発明は、「ヒト結膜肥満細胞安定化」の効果はなく、進歩性なし、で確定したことになります。

　３．２．３　第３次審決の争点

　最高裁の不受理決定が確定したため、特許庁の審決（請求不成立）が取り消されることになり、特許庁は、無効審判（無効2011-80018）の審理を再開しました。

　この際、被請求人は、請求項１は補正することなく、請求項２を補正しました（請求項１を「本件訂正発明１」、補正後の請求項２を「本件訂正発明２」、請求項１と補正後の請求項２とを合わせて、「本件訂正２」とそれぞれ称する場合がある）。補正後の請求項は以下になります。

”【請求項１】ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための局所用途可能な、点眼剤として調整された眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤であって、治療的有効量の11-（３－ジメチルアミノプロピリデン）－6,11-ジヒドロジベンズ[b,e]オキセピン-２－酢酸またはその薬学的に受容可能な塩を含有する、ヒト結膜肥満細胞安定化剤。”

”【請求項２】ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための局所用途可能な、点眼剤として調整された眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤であって、治療的有効量の11-（３－ジメチルアミノプロピリデン）－6,11-ジヒドロジベンズ[b,e]オキセピン-２－酢酸またはその薬学的に受容可能な塩を含有し、前記11-（３－ジメチルアミノプロピリデン）－6,11-ジヒドロジベンズ[b,e]オキセピン-２－酢酸が、（Z)－11-（３－ジメチルアミノプロピリデン）－6,11-ジヒドロジベンズ[b,e]オキセピン-２－酢酸であり、（E)－11-（３－ジメチルアミノプロピリデン）－6,11-ジヒドロジベンズ[b,e]オキセピン-２－酢酸を実質的に含まない、ヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出を６６．７％以上阻害する、ヒト結膜肥満細胞安定化剤。”

　上記のように、無効審判の被請求人は、補正前の請求項２に対して、「ヒスタミン放出を６６．７％以上阻害する、ヒト結膜肥満細胞安定化剤」を追加する補正を行いました。請求項１は補正しておりません。

　第３次審決において、特許庁は、まず、第２次審決に対する審決取消訴訟における判決の拘束力（行政事件訴訟法33条1項）について、「KW-4679を含有する点眼剤を「ヒト結膜肥満細胞安定化剤」の用途に適用することを容易に想到することができたとする判断（上記（１－２））については、前審決を取消した判決の拘束力が生ずるものというべきである」と判断しました。

　知財高裁の判決そのものには拘束力は及ばないのか、という疑問はさておき、特許庁は、本件訂正２を認容した上で、知財高裁とは異なり、請求不成立（進歩性あり）の審決を出しました。その理由は、以下のようです。

　「甲１（甲２の１及び甲２の２を参酌）には、KW-4679（化合物AのZ体の塩酸塩）がモルモットの結膜からのヒスタミン遊離を抑制しないこと、すなわち、KW-4679（化合物AのZ体の塩酸塩）は、モルモットの結膜肥満細胞を安定化する作用を有しないことが記載されている。」

　「本件訂正明細書の表１（摘記（ⅲ））には、化合物Aによる「ヒト結膜肥満細胞」に対するヒスタミン放出阻害率は、2000μMという高用量（高濃度）に至るまでの用量依存的に上昇し、ヒスタミン創出阻害率の最大値（2000μMで92.6％）は、対照薬物であるクロモリンナトリウムやネドクロミルナトリウムによる最大値（それぞれ、10.6％、28.2％）と比較して著しく高い値であることが示されている。」

　「甲１には、KW-4679（化合物AのZ体の塩酸塩）がモルモットの結膜肥満細胞を安定化する作用を有しないことが記載されているにもかかわらず、化合物Aが「ヒト結膜肥満細胞」に対してこのように非常に高いヒスタミン放出阻害率を有することは、当業者が予測しない格別顕著な効果であるといえる。」

　「以上のように、化合物Aは「ヒト結膜肥満細胞」に対して優れた安定化効果（高いヒスタミン創出阻害率」を有すること、また、AL－4943A（化合物Aのシス異性体）は最大値のヒスタミン放出阻害率を奏する濃度の範囲が非常に広いことは、いずれも甲１（甲２の１及び甲２の２を参酌）、甲４及び本件優先日当時の技術常識から当業者が予測し得ない格別顕著な効果であり、進歩性を判断するにあたり、甲１発明と比較した有利な効果として参酌すべきものである。」

　「したがって、本件訂正発明１及び２はいずれも、甲１（甲２の１及び甲２の２を参酌）、甲４及び本件優先日当時の技術常識からみて当業者が容易に発明できたものとはいないのであるから、請求人が主張する無効理由２（甲１を主引例とする進歩性）は、理由がない。」

　特許庁とすると、判決の拘束力は、「容易想到」の部分だけに及び、「顕著な効果」には拘束力が及ばないから、その部分の判断は特許庁が行い、結果として、（独立要件説により）進歩性あり、と判断しているようです。

　そして、その顕著な効果「ヒト結膜肥満細胞安定化」（又は「高いヒスタミン創出阻害率）に関しては、甲１には、化合物Aの類似の化合物でもそのような効果がないことが記載されている（この点は、第１次審決でも同様）一方で、本願明細書には、非常に高い効果があることが記載されているのであるから、当業者が予測し得ない顕著な効果である、と判断していると思われます。

　この第３次審決に対して、無効審判の請求人は審決取消訴訟を知財高裁に提起しました。判決の拘束力は「容易想到」だけに及ぶのか、或いは進歩性の判断まで及ぶのか、また、「ヒト結膜肥満細胞安定化」は顕著な効果であるのか、そうではないのか、が争われるところです。

　そして、知財高裁は、以下のように判示しました。すなわち、判決の拘束力については以下です。

　”また，特定の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明をすることができたとの理由により，容易に発明をすることができたとはいえないとする審決の認定判断を誤りとしてこれが取り消されて確定した場合には，再度の審判手続に当該判決の拘束力が及ぶ結果，審判官は同一の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明をすることができたとはいえないと認定判断することは許されない（最高裁昭和63年（行ツ）第10号平成4年4月28日第三小法廷判決・民集46巻4号245頁参照）。”

　”前訴判決を確定させた後，再び開始された本件審判手続に至って，当事者に，前訴と同一の引用例である引用例１及び引用例２から，前訴と同一で訂正されていない本件発明１を，当業者が容易に発明をすることができなかったとの主張立証を許すことは，特許庁と裁判所との間で事件が際限なく往復することになりかねず，訴訟経済に反するもので、行政事件訴訟法33条1項の規定の趣旨に照らし、問題があったといわざるを得ない。”

　知財高裁は、判決の拘束力は再度の審判手続にも及ぶため、特許庁における「進歩性あり」との判断は許されないと判示しました。なお、引用例１は甲１、引用例２は甲４です。

　また、知財高裁は、顕著な効果については、

　”したがって，本件発明１の効果は，当業者において，引用発明１及び引用発明２から容易に想到する本件発明１の構成を前提として，予測し難い顕著なものであるということはできず，本件審決における本件発明１の効果に係る判断には誤りがある。”

と判示しました。（本件発明１は、本件訂正発明１、引用発明１及び２は、甲１及び２です）

　すなわち、知財高裁は、本件発明には顕著な効果はなく、進歩性はない、と判断しております。その理由として以下を判示しました。

　”発明の容易想到性は，主引用発明に副引用発明を適用する動機付けや阻害要因のほか，当該発明における予測し難い顕著な効果の有無等を考慮して判断されるべきものである。そして，当該発明の効果を考慮するに当たっては，その効果が明細書に記載されていること，又は，その効果は明細書に記載されていないが，明細書又は図面の記載から当業者がその効果を推論できることが必要である。”

　”これらの記載によれば，本件明細書に接した当業者は，本件明細書に記載された実験（結膜肥満細胞を培養した細胞集団に薬剤を投じて同細胞からのヒスタミン遊離抑制率を測定する実験）において，化合物A（シス異性体）のヒト結膜組織肥満細胞からのヒスタミン放出の阻害率は，300μＭで29.6％，600μＭで47.5％，1000μＭで66.7％，2000μＭで92.6％を記録し，30μＭから2000μＭまでの濃度範囲において濃度の増加とともに上昇し，1000μＭでは66.7％という高いヒスタミン放出阻害効果を示し，その2倍の濃度である2000μＭでも同92.6％という高率を維持していたこと，これに対し，抗アレルギー薬として知られるクロモグリク酸二ナトリウム及びネドクロミルナトリウムが，2000μＭまでの濃度範囲でヒト結膜組織肥満細胞からのヒスタミン放出を有意に阻害することができなかったことを認識するものというべきである。
　他方，本件明細書には，2000μＭを超える濃度における化合物Ａのヒスタミン放出阻害率を測定した実験結果等，2000μＭを超える濃度においても化合物Ａが広い範囲で高いヒスタミン放出阻害効果をすることについて説明した記載や，これを示唆する記載は存在せず，本件特許の優先日当時の技術水準に鑑みても，本件明細書の記載から，当業者において上記効果を推論できたことを認めるに足りる証拠はない。したがって，本件発明１の顕著な効果の有無を判断する際に，2000μＭを超える濃度における化合物Ａのヒスタミン放出阻害効果を本件発明１の効果として参酌することはできない。なお，本件特許の優先日後に頒布された甲３９には，本件明細書に記載された上記実験と同様の実験方法により，AL-4943A（化合物Aのシス異性体）の濃度（用量）が2000μM程度に至っても用量依存的に上昇し，10000μMまで濃度が上昇しても90％程度の阻害率を示したことが記載されているが，当業者において，本件明細書から2000μMを超えて濃度依存的な阻害を引き起こすものと推論できない以上，本件発明１の顕著な効果の有無を判断する際に，その内容を参酌することはできない。”

　”確定した前訴判決によれば，引用例１及び引用例２に接した当業者は，引用例１記載のアレルギー性結膜炎を抑制するためのKW-4679（化合物Ａのシス異性体の塩酸塩）を含有する点眼剤をヒトにおけるアレルギー性眼疾患の点眼剤として適用することを試みる際に，KW-4679についてヒト結膜の肥満細胞からヒスタミンの遊離抑制作用（ヒト結膜肥満細胞安定化作用）を有することを確認し，ヒト結膜肥満細胞安定化剤の用途に適用することを容易に想到することができたものと認められ，この点は当事者間に争いがない。そうすると，化合物Ａがヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制作用を有すること自体は，当業者によって予測し難い顕著なものであるということはできない。

　”以上のとおり，本件特許の優先日において，化合物Ａ以外に，ヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出に対する抑制効果を示す化合物が存在することが知られていたことなどの諸事情を考慮すると，本件明細書の記載された，本件発明１に係る化合物Ａを含むヒト結膜肥満細胞安定化剤のヒスタミン遊離抑制効果が，当業者にとって当時に技術水準を参酌した上で予測することができる範囲を超えた顕著なものであるということはできない。”

　”したがって，本件発明１の効果は，当業者において，引用発明１及び引用発明２から容易に想到する本件発明１の構成を前提として，予測し難い顕著なものであるということはできず，本件審決における本件発明１の効果に係る判断には誤りがある。”

　上記内容を見ると、知財高裁は、「化合物Aのヒスタミン遊離抑制効果」は本件発明の顕著な効果である、と判断した特許庁の第３次審決の判断を否定し、本件発明には、そのような顕著な効果はない、と判示しています。しかも、規範の部分（”発明の容易想到性は...”）から、特許庁が支持した（と思われる）独立要件説自体を否定して、二次的考慮説から判断すべきとしています。特許庁の判断は一切認めない、ということでしょうか？

　そして、具体的に顕著な効果を否定しております。

　すなわち、知財高裁は、本件明細書の表１には、2000μMを超えた用量でのヒスタミン遊離抑制作用を表すデータがないのであるから、「2000μＭを超える濃度においても化合物Ａが広い範囲で高いヒスタミン放出阻害効果」という顕著は効果を推論することができない、したがって、「化合物Ａを含むヒト結膜肥満細胞安定化剤のヒスタミン遊離抑制効果が，当業者にとって当時に技術水準を参酌した上で予測することができる範囲を超えた顕著なものであるということはできない」と判示しております。

　本件発明本来の効果は「ヒスタミン放出阻害効果」であって、それが顕著な効果であるか否かを判断すべきであるのの、なぜか、知財高裁は、「2000μM」を超える用量での効果を表すデータがないことを理由にして、「広い範囲で高い」「ヒスタミン放出阻害効果」として、効果のレベルを上げた上（「広い範囲で高い」を追加した上）で、顕著な効果を否定しているようです。

　さらに、知財高裁は、甲１のKW－4679（化合物Aのシス異性体の塩酸塩）には、本件発明と同一の効果「ヒスタミンの遊離抑制作用」があることについては当事者間に争いがないことを理由にして、顕著な効果であることを否定しています。

　結局、知財高裁は、「ヒスタミン遊離抑制作用」（＝「ヒスタミン放出阻害効果」）という本件発明の効果について、効果のレベルを上げた上で顕著な効果ではないこと、当事者間に争いがないこと、を理由に顕著な効果ではない、と判示しているようです。

　特許庁は、判決の拘束力を除くと、一貫して、明細書の記載から、顕著な効果であることを認めているようですが、知財高裁は、薬剤の研究・開発現場の実際の状況（第２次審決に対する判決）や、効果のレベルを上げたり、当事者間の争いがないことを理由にして顕著な効果がないことを判示しているようです。

　果たして、本件発明には、「化合物Aのヒスタミン遊離抑制作用」という効果があるのでしょうか？それともないのでしょうか？　

　無効審判の被請求人は最高裁へ上告しました。